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如果仅仅因为单一性要求就迫使申请人仅能保留

发布时间:2019-11-28 12:33编辑:必威-法制教育浏览(192)

    发文单位:国家知识产权局

    《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》指出:研究商业模式等新形态创新成果的知识产权保护办法。《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》指出:要加强新业态新领域创新成果的知识产权保护,研究完善商业模式知识产权保护制度;加强互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护规则研究,推动完善相关法律法规;完善授权后专利文件修改制度;依法及时公开专利审查过程信息。

    是我国专利法及其实施细则的具体化,是国家知识产权局专利局和国家知识产权局专利复审委员会依法行政的依据和标准,也是有关当事人应当遵守的规章。为贯彻落实中共中央国务院的政策要求,满足社会各界对于专利审查的迫切需求,国家知识产权局启动了此次《指南》修改工作,目前正在就《专利审查指南修改草案》公开征求意见。针对此次《专利审查指南修改草案》中的一些社会各界较为关注的热点问题,本报邀请国家知识产权局专利局审查业务管理部有关人员进行相关解读,以飨读者。

    在我国的专利申请实务中,有些规定和程序看似简单,实则变化多端处处“埋雷”。分案申请就是其中之一。今天,咱们就来聊聊关于分案申请你不得不知的那些事儿。

    发文标题:审查指南之专利申请与事物处理

    文  号:国家知识产权局令第74号

    近年来,互联网技术蓬勃发展,并与经济社会各领域深度融合,有效推动了各行各业商业模式的创新。通过调查发现,创新主体希望专利制度能够对此类商业模式创新中的技术方案给予保护。此外,专利审查实践中,创新主体对于明确补交实验数据的审查原则、放开授权后专利文件的修改方式、进一步公开专利审查过程信息等方面提出的关注和需求,具有合理性,有必要在规则层面给予积极回应,明确审查标准,加强依法行政,提升政府公共服务水平。另外,相关法律修改后,专利审查程序也需要做出适应性调整。

    关于不授予专利权的申请

    必威 1

    发文单位:国家专利局

    发布日期:2017-2-28

    为了更好地贯彻落实党中央国务院文件精神,实施创新驱动发展战略,加快知识产权强国建设,及时解决目前社会反映突出、需求迫切的问题,推动专利审查制度不断完善,更好地与国际接轨,国家知识产权局对《专利审查指南》进行了修改。

    《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》等政策文件,对研究完善商业模式知识产权保护制度提出了明确要求,并且产业界对此也有较为强烈的需求。因此,国家知识产权局专利局对此问题进行了专题研究调研,并将其纳入此次《指南》修改内容中。

    一 什么是分案申请

    发布日期:1993-4-1

    执行日期:2017-4-1

    国家知识产权局专利局审查业务管理部组织成立了《指南》修改工作组,对商业模式、互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护制度、授权后专利文件修改等方面进行了深入研究。

    现行《指南》规定,商业实施等方面的管理方法及制度作为智力活动的规则和方法,属于不授予专利权的客体,并明确“组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法及制度”“统计、会计和记账的方法”等纯粹的商业模式不应当被授予专利权。

    根据我国专利制度的规定,除了属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型可以作为一件申请提出之外,一件专利申请应当限于一项发明创造,这就是所谓的专利申请的单一性原则。

    执行日期:1993-4-1

    《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》已经局务会审议通过,现予公布,自2017年4月1日起施行。

    《指南》修改工作组在实地调研、召开研讨会、座谈会和征求意见会的基础上,形成《专利审查指南修改草案》,提请国家知识产权局条法司审查。

    然而,随着互联网技术的发展,涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域的商业模式创新不断涌现,这些新商业模式市场运行效果好、用户体验佳,提升了资源配置和流动效率,节约了社会成本,增进了社会福利。因此,应当对此类商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护,不能仅仅因为技术方案包含商业规则和方法就不授予专利权。

    在一件专利申请的审查过程中,当国家知识产权局认为该专利申请要求保护多项发明创造而不符合单一性要求时,将通知申请人在指定期限内对其专利申请进行修改,以满足单一性要求。这里所说的修改是指对一件专利申请中的发明创造的数量进行限制,具体来说,可以是删除发明或者实用新型的一组或多组权利要求,也可以是删除外观设计的一幅或多幅图片。

      第一章 专利申请文件及手续

    局 长 申长雨

    2016年10月至2017年1月

    此次修改草案明确规定:涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据我国专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

    但是,考虑到提出专利申请的申请人已经向国家知识产权局披露了多项发明创造,并表达了期望这一系列多项发明创造均获得专利保护的意愿,如果仅仅因为单一性要求就迫使申请人仅能保留其中一项发明创造,而对其它的发明创造只能随后另行提出专利申请,并以随后的提交日作为其申请日,则显然,根据先申请原则,申请人的利益势必会受到损害,这也与专利法的立法宗旨相悖。

      1.引言

    2017年2月28日

    条法司研究和审查送审稿,并在内部征求意见后,形成《专利审查指南修改草案》及其说明,按照规定在国务院法制办网站和国家知识产权局政府网站上向社会公开征求意见。

    关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定

    基于这样的缘由,《专利法实施细则》第42条第1款中规定:一件专利申请包括两项以上的发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。这就是所谓的“分案申请”的由来和法律依据。

      申请人就一项发明创造要求获得专利权时,应当按照专利法及其实施细则的规定向专利局提出专利申请。在专利审批程序中,申请人根据专利法及其实施细则规定或者审查员的要求,还需要办理各种与该专利申请有关的事务。申请人向专利局提出专利申请以及在审批程序中办理其他专利事务,统称为专利申请手续。

    国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定

    在此期间,条法司共收到来自106个单位和个人提出的261条意见和建议。经整理、归纳、分析和论证,采纳了部分意见,对征求意见稿进行了修改完善。

    目前,关于计算机程序改进的发明越来越多,但是现有的权利要求表达方式却存在形式单一或有些发明难以表达,以及保护范围理解易产生分歧的问题。因此,此次《指南》修改试图为创新主体提供更加丰富、更为清楚的权利要求撰写方式,以充分保护涉及计算机程序的发明创造。

    分案申请可以保留原申请(第一次提出的专利申请,也称为母案申请)的申请日,原申请享有优先权的,分案申请还可以保留原优先权日,这样就保证了申请人的正当利益不受损害,当然,如果后续授权的话,专利到期日也与母案申请相同。然而,需要注意的是,分案申请在其他方面完全独立于原申请,与普通专利申请无异。

      申请人提出专利申请,向专利局提交专利法第二十六条规定的请求书、说明书、权利要求书、说明书附图和摘要或者专利法第二十七条规定的请求书、图片或者照片等文件,称为专利申请文件;在提出专利申请的同时或者提出专利申请之后,申请人、专利权人、其他利害关系人在办理与该申请或者专利有关的各种手续时,提交的除申请文件以外的各种请求、申报、意见陈述、补正以及各种证明、证据材料,称为其他文件。

    国家知识产权局决定对《专利审查指南》作如下修改:

    《国家知识产权局关于修改的决定》经局务会审议通过,国家知识产权局局长申长雨签署发布第七十四号局令。

    1.进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”,允许采用“介质+计算机程序流程”的权利要求的表达方式

    二 为什么提出分案申请

      2.书面形式

    一、第二部分第一章第4.2节的修改

    新修改的《专利审查指南》将于2017年4月1日起施行。

    将第2节第项第1段中的“仅仅记录在载体上的计算机程序”修改为“仅仅记录在载体上的计算机程序本身”,第3段中的“仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质”修改为“仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质”,即均增加“本身”,以进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”。

    从上文中提到的相关法律条款来看,申请人提出分案申请的缘由似乎非常简单。但在申请实务中,申请人提出分案申请的目的却五花八门。总的来说,可以分为以下两种情况。

      专利申请手续应当以书面形式办理。(细则3)

    在《专利审查指南》第二部分第一章第4.2节第(2)项之后新增一段,内容如下:

    关于第二部分第一章的修改

    对于“计算机程序本身”,《指南》第二部分第九章第1节给出了明确定义:“本章所说的计算机程序本身是……代码化指令序列,或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列”,“计算机程序本身”属于智力活动的规则和方法,系我国专利法第二十五条第一款第项予以排除的主题。而对于“涉及计算机程序的发明”,例如“介质+计算机程序流程”的发明,不属于所述排除的主题,应进一步判断其是否符合我国专利法第二条等其他法律规定。同时,区别“计算机程序本身”和“涉及计算机程序的发明”,也可以进一步明确版权法与专利法在涉及计算机程序保护方面的区别。不同于版权法,我国专利法保护的是根据计算机程序流程的先后顺序以自然语言描述的完整的技术方案。

    第一种情况——被动提出的分案申请

      以口头、电话、实物等非书面形式办理的各种手续,或者以电报、电传、传真、胶片、软盘、光盘等直接或间接产生印刷、打字或手写文件的通迅手段办理的各种手续均被视为未提出,不产生法律效力。

    【例如】

    修改后的《指南》明确规定:涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

    2.明确装置权利要求的组成部分可以包括程序

    如上所述的,当国家知识产权局在审查意见通知书中指出该专利申请要求保护多项发明创造而不符合单一性要求时,申请人为了满足单一性要求,在原申请中仅保留其中一项发明创造,而对其它不具有单一性的发明创造被动提出分案申请。这也是常规意义上的分案申请。

      3.适用文字

    涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

    修改前的《指南》规定,商业实施等方面的管理方法及制度作为智力活动的规则和方法,属于不授予专利权的客体。随着互联网技术的发展,涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域的商业模式创新不断涌现,这些新商业模式市场运行效果好、用户体验佳,提升了资源配置和流动效率,节约了社会成本,增进了社会福利,因此应当对此类商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护,不能仅仅因为技术方案包含商业规则和方法就不授予专利权。

    将《指南》第二部分第九章第5.2节第1段第1句中的“即实现该方法的装置”修改为“例如实现该方法的装置”。从“即”修改为“例如”,意在以最少修改字数开放原有的封闭式描述。删除现行《指南》第5.2节第1段中“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”,第1段最后增加“所述组成部分不仅可以包括硬件,还可以包括程序”。

    具体而言,这种“被动提出”的方案申请通常又分为两大类情况。一类是由于撰写经验不足或者检索不充分而导致原始提交的权利要求书中即包含不符合单一性规定的多项发明创造;另一类则是由于在专利申请的审查过程中对权利要求书的修改而导致缺乏单一性问题的出现。

      3.1中文

    本节其他内容无修改。

    关于第二部分第九章的修改(关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定)

    计算机产品的特点在于软件与硬件是两个协同工作的组成部分,因而,在产品权利要求中可以针对其程序流程的改进直接、明确地进行描述。上述修改明确了程序可以作为装置权利要求的组成部分,从而可以更加直接清楚地描述改进仅仅在于计算机程序流程的产品权利要求。

    第二种情况——主动提出的分案申请

      专利申请文件以及其他文件,除由外国政府部门出具的或者在处国书立的证明或者证据材料外,应当使用中文。(细则4)

    二、第二部分第九章第2节的修改

    修改后的《指南》进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”,允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。

    3.将“功能模块”修改为“程序模块”

    在专利申请实务中,有经验的申请人和代理人有时会主动利用分案申请制度以寻求利益最大化。这就是笔者下面将谈到的主动提出的分案申请。

      专利局以申请人递交的中文申请文本为审查的依据。申请人在提出专利申请的同时附送的外文申请文本,供审查员在审查程序中理解该专利申请的内容时参考,不具有法律效力。

    将《专利审查指南》第二部分第九章第2节第(1)项第一段中的“仅仅记录在载体(例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质)上的计算机程序”修改为“仅仅记录在载体(例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质)上的计算机程序本身”。

    根据我国专利法第二十五条和修改前的《指南》第二部分第一章的列举性规定,“计算机程序本身”属于智力活动的规则和方法,不能获得专利保护。修改前的《指南》第二部分第九章第1节对“计算机程序本身”进行了明确定义。但是在第2节“涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准”中,没有区分表述“计算机程序”与“计算机程序本身”,实践中容易产生“涉及计算机程序的发明”不能获得专利保护的误解。对此,为了对两者进行区分,在第2节第项中的“计算机程序”或者“程序”之后增加“本身”,澄清仅仅是“计算机程序本身”不属于专利保护的客体,“涉及计算机程序的发明”可以获得专利保护,进而也明确了允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。

    将现行《指南》第5.2节第2段中如下内容“则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块,由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架,而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置”中涉及的“功能模块”修改为“程序模块”,以更好地反映技术本质,同时避免与一般“功能性限定”相混淆。

    具体而言,这些所谓的“主动提出的分案申请”又可以大致分为以下几种情况。需要申明的是,以下讨论的一些情况也许并不符合分案申请制度的立法本意,但我们不妨仅从有利于申请人利益的角度来看待吧。

      3.2汉字

    将《专利审查指南》第二部分第九章第2节第(1)项第三段第一句中的“仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质”修改为“仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质”。

    修改后的《指南》删除第5.2节第1段中的“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”,并在第1段最后增加“所述组成部分不仅可以包括硬件,还可以包括程序”,明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分。此外,将第1段中“即实现该方法的装置”适应性地修改为“例如实现该方法的装置”。

    按照上述说明修订《指南》后,对于“全部以计算机程序流程为依据”的方案,可以撰写为方法权利要求,“功能模块构架”权利要求,也可以采用更直接的表达方式,例如撰写为“一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤……”或“一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序被处理器执行时实现以下步骤……”。

    01调整策略

      本章3.1中的“中文”一词是指汉字。专利申请文件及其他文件应当使用汉字。

    本节其他内容无修改。

    计算机产品的特点在于软件与硬件是两个协同工作的组成部分,都可以进行改进和创新。涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求,也可以写成一种产品权利要求。根据修改前的《指南》,装置权利要求的撰写方式容易将程序流程理解为限定硬件的方法或功能。为了引导申请人直接明确地描述其发明创造中涉及的程序流程方面的改进,进行了以上修改,明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分。

    删除对现行审查实践已无指导意义的。

    专利申请中因各种原因有时会出现这种情况:申请提交时被写入权利要求书中请求保护的技术方案与申请人真实想要保护的技术方案存在偏差,或者与实际最具有市场价值的技术方案存在偏差。

      汉字应当以中国文字改革委员会于1964年公布的简化字为准。申请文件中的异体字、繁体字、非规范简化字,专利局可以予以改正或者通知申请人在规定期限内补正。

    三、第二部分第九章第3节的修改

    修改后的《指南》将第5.2节第2段中的“功能模块”修改为“程序模块”。

    关于化学领域发明专利申请审查的若干规定

    在此情况下,只要不超出原申请记载的范围,申请人就可以利用分案申请来重新调整申请策略。另外,根据专利法实施细则第51条第3款的规定,申请人在收到审查意见通知书后对申请文件进行的修改应当仅针对审查意见通知书中指出的缺陷。因此,对于已经进入审查阶段的专利申请,通过提出分案申请能够避免将仅写入说明书中而未写入原权利要求书中的重要技术方案“捐献”给公众。正所谓亡羊补牢,为时不晚。尤其是,可以避免根据2009年《司法解释》第五条中规定的“捐献原则”而出现的不必要的损失。

      3.3外文的翻译

    删除《专利审查指南》第二部分第九章第3节第(3)项中的例9。

    此外,删除对实践已无指导意义的“一种以自定学习内容的方式学习外语的系统”。

    补交实验数据是化学领域常见的情况,目前部分公众对《指南》中的规定“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”可能存在误解。因此,此次《指南》修改进行了澄清,并进一步明确了如何进行审查。

    02尽量止损

      外文科技术语应当按规定译成中文,无统一中文译法时可按一般惯例译成中文并注明原文。(细则4.1)

    四、第二部分第九章第5.2节的修改

    修改前的《指南》有关“功能模块”的表述未能清楚地反映技术本质,且易与“功能性限定”的表述混淆。

    涉及申请人补交的实验数据相关内容

    这种情况其实可以看成是上一种情况的特殊情况。在某件专利申请已经被驳回或者已经进入复审程序且复审前景不甚乐观的情况下,如果这样的不利局面是由于原申请文件的撰写失误等原因导致的且原说明书中记载的内容中又确有具有保护价值的技术方案,则申请人此时可以提出分案申请,保护相应的技术方案,尽量止损。

      外文计量单位应当按规定使用标准符号的标准单位。

    将《专利审查指南》第二部分第九章第5.2节第1段第1句中的“即实现该方法的装置” 修改为“例如实现该方法的装置”。

    关于第二部分第十章的修改

    此次《指南》修改,增第3.5节“关于补交的实验数据”,将现行《指南》第3.4节第项涉及补交的实验数据的内容移至第3.5节。将“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”修改为“对于申请日后补交的实验数据,审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”

    03打破僵局

      当事人在递交由外国政府部门出具或者在外国书立的证明、证据材料时(例如优先权证明文本、转让证明等),应当同时附送中文题录译本,专利局认为必要时,可以要求当事人在规定期限之内递交全文中文译本或者摘要中文译本。(细则4.2)

    将《专利审查指南》第二部分第九章第5.2节第1段第3句中的“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”修改为“所述组成部分不仅可以包括硬件,还可以包括程序”。

    修改后的《指南》新增第3.5节“关于补交的实验数据”,将第3.4节第项涉及补交的实验数据的内容移至第3.5节,并将“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”修改为“对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。

    通过上述修改,明确审查员应当对申请人补交的实验数据进行审查,对有关措辞可能带来的对补交的实验数据不予审查的误解作出澄清,并对其中“判断说明书是否充分公开,以原说明书和权利要求书记载的内容为准”的原则在补交实验数据的审查中如何体现予以说明,强调补充实验数据所证明的技术效果与申请日公开事实的内在必然联系,这也是专利制度先申请制的本质要求。

    在发明专利的申请过程中,经常会出现申请人和代理人与审查员对于部分权利要求中的技术方案的新颖性和创造性的认定存在较大差异,以致申请的审查周期变长,甚至导致案件的授权前景黯淡。

      4.标准表格

    将《专利审查指南》第二部分第九章第5.2节第2段中所有的“功能模块”修改为“程序模块”。

    在判断说明书是否充分公开时,应当以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

    关于无效宣告请求的审查

    在此情况下,为了打破审查僵局,申请人不妨先“壮士断腕”,尽量将权利要求书修改至符合审查员要求的文本,与此同时,依照之前具有较大争议的权利要求书(甚至可以是原权利要求书)提出分案申请。这样,以暂时牺牲原申请的部分利益为代价寻求争议技术方案经过二次审查而获得授权的机会。一旦成功,即可“李代桃僵”。

      适用于专利申请的各种标准表格格式由专利局制定。必要时,由专利局对其进行全面或者部分修改,并向公众公布新的格式。(细则92.1)

    本节其他内容无修改。

    修改前的《指南》规定,对申请日之后补交的实验数据不予考虑。但是当补交的实验数据是用于证明所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的技术效果时,审查员应当予以审查。为了避免现行规定可能带来的误解并明确审查员如何对补交的实验数据进行审查,进行以上修改。

    1.适度放开专利文件的修改方式

    04抢占申请日

      以非标准表格办理的手续,专利局可以通知当事人在规定的期限之内补正或者视为未提出。

    五、第二部分第十章第3节的修改

    关于第四部分第三章的修改

    实践中,专利权人希望专利文件的修改方式能够更加灵活,允许补入权利要求中或者说明书中记载的技术特征,允许修正明显错误。对此,此次《指南》修改给予了充分考虑和积极响应。

    在大多数情况下,申请人在专利申请的过程中会给申请策略的制定以及申请文件,尤其是权利要求书的撰写预留出充足的时间。但俗话说的好,计划赶不上变化。当突发事件导致原本充足的时间变得紧迫时,申请人往往来不及按部就班地展开上述各项工作。此时,申请人就可以充分利用分案申请制度为尚未理出头绪的多个技术方案抢占申请日。

      4.1纸张

    在《专利审查指南》第二部分第十章第3节中新增第3.5节,将第3.4节第(2)项移至第3.5节并作修改,第3.5节的内容如下:

    修改后的《指南》适度放开专利文件的修改方式,允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围,并允许对权利要求书中的明显错误进行修正。(第4.2节、第4.6.2节、第4.6.3节)

    此次《指南》修改建议适度放开专利文件的修改方式,允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围,并允许对权利要求书中的明显错误进行修正(第4.2节、第4.6.2节、第4.6.3节),有效地保护其智慧贡献。

    在这种情况下,申请人不妨考虑把所有相关的技术方案全部放入专利申请文件的说明书以及说明书附图中,并简单撰写出明显不具备单一性的多组权利要求。在如此“明修栈道”之后,申请人就可以继续从容地按部就班地展开相应的工作,然后利用分案申请实现自己真实的保护策略,当然这样做的前提是需要对所有拟提交的技术构思形成完整的技术方案。

      各种文件使用的纸张应当柔韧、结实、耐久、光滑、无光、白色。其质量应当与80克胶版纸相当或者更高。

    3.5 关于补交的实验数据

    根据修改前的《指南》的规定,对授权后专利文件的修改仅限于在无效宣告程序中权利要求的删除、合并和技术方案的删除这3种方式。实践中,专利权人希望专利文件的修改方式能够更加灵活,允许补入权利要求中或者说明书中记载的技术特征,允许修正明显错误。但是,由于专利权的保护范围以权利要求的内容为准,授权公告的权利要求书具有公示性,因此对专利文件的修改不能损害社会公众的信赖利益。综合考虑后,适度放开专利文件的修改方式。

    需要注意的是,允许以补入其他权利要求中记载的技术特征的方式修改权利要求,并不等于允许对权利要求书中记载的技术特征进行任意组合,修改后的权利要求还需要满足我国专利法第三十三条等相关法律法规的规定。

    05制约竞争对手

      4.2规格

    判断说明书是否充分公开,以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

    修改后的《指南》明确请求人“针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求”增加无效宣告理由的,应当仅“针对修改内容”。

    2.调整有关请求人增加无效宣告理由和补充证据的规定

    众所周知,发明专利申请的确权周期往往很漫长,但商业市场的局势发展却是瞬息万变。如果一项发明专利申请能够覆盖竞争对手未来将上市的产品却又不被竞争对手提前发觉,而是像地雷或潜艇一样先隐藏起来,等到关键时刻再给予对方致命一击,这样的专利申请一定具有极大的商业价值。

      说明书、权利要求书、附图、摘要和摘要附图用纸的规格为260mm×185mm(16开)

    对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

    删除修改前的《指南》中关于“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”允许请求人在指定期限内补充证据的规定,避免造成程序上不合理的延长。

    我国专利法实施细则第六十七条对请求人增加理由和补充证据的时机加以限制,其目的是为了防止请求人在法定时限内怠于提出无效宣告理由和举证,而在专利权人答辩之后进行证据“突袭”。因此,现行《指南》第4.2节第规定:“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”允许在指定期限内增加无效宣告理由,旨在给与请求人针对专利权人所作修改调整其无效宣告理由的机会,而非允许请求人提出原本应在专利权人作出修改前提出的无效宣告理由。据此,本次《指南》修改明确了请求人“针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求”增加无效宣告理由的,应当仅“针对修改内容”增加无效宣告理由。

    与上一种情况类似的是,在此情况下,需要先将尽可能多的技术方案放入说明书中,并撰写出明显不具备单一性的多组权利要求。然后,尽量采用各种策略使该母案申请保持悬而未决的“pending”状态。这样,申请人就可以有充足的时间研究市场部门随后获得的关于竞争对手的产品的情报,静观其变,见招拆招。如果能够形成针对性覆盖对手新产品的分案申请,就能够实现对竞争对手的有效制约。

      其他表格的规格均为297mm×210mm(A4)

    本节其他内容无修改。

    我国专利法实施细则第六十七条规定,在国家知识产权局专利复审委员会受理无效宣告请求后,请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据;逾期增加理由或者补充证据的,专利复审委员会可以不予考虑。在实践中,当专利权人对专利文件进行修改后,则需要给予请求人增加其无效宣告理由的机会,但是应当仅针对专利权人所作的修改。鉴于前述适度放开了专利文件修改方式,遂进行以上修改。

    删除现行《指南》第4.3.1节第中关于“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”允许请求人在指定期限内补充证据的规定。为有效解决争议,请求人在提出无效宣告请求时或者在1个月的法定期限内,应当对其主张应予宣告无效的所有权利要求及其技术特征整体考虑并提交相应的证据。在修改属于通过补入其他权利要求中记载的技术特征对权利要求进一步限定的情况下,由于修改后的权利要求并未引入此前权利要求书中不存在的技术特征,因此请求人可以对证据组合方式进行调整,但不能补充证据。

    三 怎样提出分案申请

      4.3页边

    六、第四部分第三章第4.2节的修改

    当专利权人以补入其他权利要求中记载的技术特征的方式修改权利要求时,由于并未引入此前权利要求书中不存在的技术特征,请求人仅需对其已经提交证据的组合方式进行调整,并不需要再另行补充证据,因此进行以上修改。

    1.增加允许查阅和复制的内容

    对于提出分案申请时的要求,之前已有多篇文章进行了详细阐述。因此,在该部分中,笔者仅结合最新发布的专利审查指南修改草案、针对分案申请的递交时间和分案申请的申请人和发明人这两个方面加以说明。

      各种表格的顶部和左侧应留有25mm空白;底部和右侧应留有15mm空白。

    将《专利审查指南》第四部分第三章第4.2节第(2)项(i)修改为:

    关于第五部分第四章的修改

    现行《指南》规定,对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷,只能查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容。这一规定不利于技术传播,影响公众及时获得专利审查过程信息和对专利审查工作进行监督。

    01分案申请的递交时间

      页边内不得有任何文字或者符号。

    (i) 针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求,在专利复审委员会指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由,并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的;

    修改后的《指南》增加允许公众查阅和复制的内容:在第5.2节第项中,对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷,删除“直到公布日为止”的规定,将公众可以查阅和复制的范围扩大到实质审查程序,内容包括向申请人发出的通知书、检索报告和决定书;在第项中,对于已经公告授予专利权的专利申请案卷,将“优先权文件”、专利局发出的“检索报告”列入允许查阅和复制的内容,删除“申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文”中的“正文”一词,将查阅复制的范围从答复意见正文扩大到修改文件等。此外,由于第5.1节“查阅和复制的原则”中已经明确了是否允许查阅和复制的判断原则,可据此确定文件是否允许查阅和复制,因此删除第5.2节第项规定:“除上述内容之外,其他文件不得查阅或者复制。”

    此次《指南》修改,建议增加允许公众查阅和复制的内容,删除《指南》第5.2节第项中“直到公布日为止”的规定,将公众可以查阅和复制的范围扩大到实质审查程序,包括向申请人发出的通知书、检索报告和决定书;在《指南》第5.2节第项中,对于已经公告授予专利权的专利申请案卷,将国家知识产权局专利局发出的“检索报告”列入允许查阅和复制的内容。此外,由于《指南》第5.1节“查阅和复制的原则”中已经明确了是否允许查阅和复制的判断原则,可据此确定文件是否允许查阅和复制,因此建议删除第5.2节第项规定:“除上述内容之外,其他文件不得查阅或者复制。”

    根据《专利法实施细则》第42条第1款的规定,申请人可以在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

      5.书写规则

    本节其他内容无修改。

    修改前的《指南》规定,对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷,只能查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容。这一规定不利于技术传播,影响公众及时获得专利审查过程信息和对专利审查工作进行监督。

    2.关于期限、权利的恢复、中止

    并且,根据专利审查指南的规定,对于审查员已发出驳回决定的原申请,自申请人收到驳回决定之日起三个月内,无论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。

      5.1打字或印刷

    七、第四部分第三章第4.3.1节的修改

    关于第五部分第七章的修改

    2013年1月1日,新修订的《民事诉讼法》正式施行,其加强了对有关单位履行扣押、冻结财产等协助执行义务方面的要求。

    另外,最新发布的《专利审查指南修改草案》首次明确了“再次分案申请的递交时间应当根据该存在单一性缺陷的分案申请审核,不符合规定的,不得分案”。

      请求书、权利要求书、说明书、摘要以及附图中文字部分应当打字或者印刷。上述文件中的数学式和化学式可以按制图方式手工书写。(细则94.1)

    删除《专利审查指南》第四部分第三章第4.3.1节第(2)项(i)中的“以合并方式修改的权利要求或者”。

    修改后的《指南》明确对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的,专利局应当按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序;中止期限届满后,人民法院要求继续采取财产保全措施的,应当在期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局,经审核符合规定的,中止期限予以续展;同时对涉及无效宣告程序和轮候保全的中止期限要求作适应性修改。(第7.4.2节、第7.4.3节、第7.5.2节)

    此次《指南》修改明确对于人民法院要求国家知识产权局专利局协助执行财产保全而执行中止程序的,专利局应当按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序;中止期限届满后,人民法院要求继续采取财产保全措施的,应当在期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局,经审核符合规定的,中止期限予以续展;根据我国专利法实施细则第八十六条至八十八条的规定,规范涉及无效宣告程序的中止期限要求。

    还有,笔者想强调是,分案申请的提交期限是不可以延期的,过了这个法定期限,就没有办法提交分案申请了。因此,如果申请人有提交分案的意愿,时限监控至关重要。

      其他文件除另有规定外,可以手工书写,但字体应当工整,不得涂改。

    本节其他内容无修改。

    为了有效解决人民法院生效判决裁定执行难问题,2013年1月1日起正式施行的修改后的民事诉讼法,加强了对有关单位履行扣押、冻结财产等协助执行义务方面的要求,因此,对修改前的《指南》有关中止程序的规定做适应性修改。

    02分案申请的申请人和发明人

      5.2字体及规格

    八、第四部分第三章第4.6.2节的修改

    分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同;不相同的,应当提交有关申请人变更的证明材料。分案申请的发明人也应该是原申请的发明人或者其中的部分成员。

      各种文件应当使用宋体、仿宋体或者楷体,不应当使用草体及其他字体。

    将《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节第1段修改为:

    在最新公布的《专利审查指南修改草案》中,国家知识产权局对分案申请以及针对分案申请提出再次分案申请的申请人和发明人作出了进一步明确规定。

      字高应当在3.5mm至4.5mm之间;行距应当在2mm至3mm之间。

    在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

    针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。

      5.3书写方法

    删除《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节第3段,将第4段作为第3段,并新增1段作为第4段,内容如下:

    如果原申请的申请人需要转让原申请的申请权,则应当在原申请的著录项目变更手续合格之后再提出分案申请。如果分案申请的申请人需要转让该分案申请的申请权,则应当在分案申请提出的同时或之后,办理著录项目变更手续。

      各种文件除有规定外,应当单面、纵向使用。自左至右横向书写。

    权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。

    针对分案申请提出再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中的部分成员。

      一份文件不得涉及两件以上专利申请,一页纸不应包含二种以上文件(例如,说明和权利要求书)。

    本节其他内容无修改。

    以上仅是笔者在日常工作中对于在提出分案申请时如何避免“踩雷”的一些体会和想法,如有任何不妥之处,请不吝指出。

      5.4字体颜色

    九、第四部分第三章第4.6.3节的修改

    注:

      字体颜色应当为黑色,以适合于用照相制版、缩微、静电复印等方法直接、大量复制该文件。字迹应当清晰、牢固、不易擦去、不易褪色。

    将《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.3节第2段中的“以合并的方式修改权利要求书”修改为“以删除以外的方式修改权利要求书”。

    :《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》法释[2009]21号,第五条。

      5.5编号

    本节其他内容无修改。

    第五条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

      一种文件在两页以上时,应当用阿拉伯数字顺序编号。编号应当置于每页下部页边的上沿,并左右居中。

    十、第五部分第四章第5.2节的修改

    :《专利审查指南修改草案》

      6.证明文件

    将《专利审查指南》第五部分第四章第5.2节第(2)项修改为:

    编辑:金石智权

      专利申请审批程序中常用的证明文件有非职务发明证明、转让合同、继承证明、国籍证明、总部所在地和经常营业所所在地证明、经常居所证明、法人地位证明、法人代表证明、法人名称变更证明、经常居所变更证明、优先权证明(申请文件副本)、优先权转让证明、微生物菌种保藏证明、文件寄发日期等。

    (2)对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷,可以查阅和复制该专利申请案卷中的有关内容,包括:申请文件,与申请直接有关的手续文件,公布文件,在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文,以及在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书。

    说明:本文如有侵权,请联系金石智权小编进行删除,谢谢。

      各种证明文件应当由有关主管部门出具或由各当事人之间签订。各种证明文件应当提供正本,不得使用复印件。专利局认为必要时,可以要求对证明文件进行公证或者认证。

    将《专利审查指南》第五部分第四章第5.2节第(3)项修改为:

      7.文件份数

    (3)对于已经公告授予专利权的专利申请案卷,可以查阅和复制的内容包括:申请文件,优先权文件,与申请直接有关的手续文件,发明专利申请单行本,发明专利、实用新型专利和外观设计专利单行本,专利登记簿,专利权评价报告,以及在各已审结的审查程序(包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等)中专利局、专利复审委员会向申请人或者有关当事人发出的通知书、检索报告和决定书、申请人或者有关当事人对通知书的答复意见。

      申请人提交的专利申请文件应当一式两份,原本和复印件各一份,并应当注明其中的原本。(细则16)

    删除《专利审查指南》第五部分第四章第5.2节第(5)项。

      除专利法实施细则另有规定以及替换页外,向专利局提交的其他文件为一份。当文件需要转达其有关方时,专利局可以根据需要在通知书中规定文件的份数。

    本节其他内容无修改。

      第二章 专利费用

    十一、第五部分第七章第7.4.2节的修改

      1.费用缴纳的期限

    将《专利审查指南》第五部分第七章第7.4.2节修改为:

      (1)申请费的缴纳期限是自申请日起算两个月。需要同时缴纳的费用有优先权要求费(如果要求优先权的话)和申请附加费(视为申请费的一部分)。(细则84)

    7.4.2因协助执行财产保全而中止的期限

      优先权要求费是指申请人要求外国优先权或者本国优先权(发明或者实用新型)时,需要缴纳的费用,该项费用的数额以作为优先权基础的在先申请的项数计算。

    对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的,按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序。

      申请附加费是指申请文件的说明书(包括附图)页数超过30页或者权利要求超过10项时需要缴纳的费用,该项费用的数额以页数或者项数计算。

    人民法院要求继续采取财产保全措施的,应当在中止期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局,经审核符合本章第7.3.2.1节规定的,中止期限予以续展。

      未在规定的期限内缴足上述申请费(含申请附加费)的,该申请被视为撤回。未在规定的期限内缴足上述优先权要求费的,视为未要求优先权。

    十二、第五部分第七章第7.4.3节的修改

      (2)审查费的缴纳期限是自申请日(有优先权要求的,自最早的优先权日)起三年。该项费用仅适用于发明专利申请。(细则85)

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